Características propias de los signos para determinar una similitud marcaria

Para determinar la existencia de elementos de similitud entre marcas que impiden el registro, es necesario analizar únicamente las semejanzas y no las diferencias; dicho estudio se debe realizar siempre desde la perspectiva del consumidor y a través de un cotejo sucesivo.

El Consejo de Estado en Sentencia del Expediente 11001-03-24-000-2010-00267-00 del 14 de abril del 2016 indicó cuáles son las características propias de los signos a analizar, al momento de determinar la existencia de un conflicto de similitud marcaria que impida el registro de una marca por afectar el derecho de un tercero.

Aunque la anterior situación se presentó entre dos tabacaleras de gran reconocimiento, dicho conflicto resulta muy usual en el acontecer de los comerciantes del país cuando se intenta impulsar la existencia y registro de una nueva marca frente a una con características similares.

¿Qué son las marcas?

Para abordar lo concerniente a las características propias de los signos para determinar una similitud marcaria, es necesario primero recordar lo relacionado al concepto de marcas y su registrabilidad.

Al respecto, la Decisión 486 del 2000 indica en su artículo 134 que las marcas se deben entender como cualquier signo susceptible de representación que sea apto para distinguir un producto o servicio frente a otro en el mercado. Es decir, que a través de este no exista duda o confusión frente a un producto de la misma especie. A su vez, la Decisión 486 indica que los signos a emplear para la constitución de una marca son:

• Palabras o combinación de palabras.
• Imágenes, figuras, sí­mbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.
• Sonidos y olores.
• Letras y números.
• Un color delimitado por una forma o una combinación de colores.
• Forma de productos, envases o envolturas.
• Combinación de los signos o medios ya señalados.

Además de lo anterior, es decir, fijar la distinción marcaria en un signo reconocido por la Decisión 486 del 2000, es necesario que la marca en sí sea distintiva, pues la carencia de esta característica imposibilita el registro. Por lo tanto, si se trata de un signo que cumpla alguna de las siguientes características no podrá ser objeto de registro:

• Su forma sea usual a la del producto o servicio que representa.
• Contenga el nombre genérico o técnico del producto.
• Se trate de un color sin delimitación específica.
• Imite o reproduzca una denominación de origen o emplee una protegida.
• Induzca al error sobre su procedencia geográfica.
• Imite o reproduzca signos distintivos de los Estados, por ejemplo, banderas, emblemas, escudos, entre otros.
• Atente contra la ley, la moral o las buenas costumbres.

Otro aspecto a tener en cuenta al momento de registrar una marca, además de lo concerniente al signo y a la necesidad de que la marca sea distintiva, presta relación con que el uso en el comercio de aquella no vulnere los derechos de un tercero. Es decir que si el registro de marca se solicita y existe una similitud u otra marca, nombre comercial, lema comercial, signo distintivo, rótulo o reseña idéntica el registro se negará, siempre y cuando se trate de un producto o servicio de la misma especie o que durante el uso comercial pueda inducir a los consumidores a confusión o asociación.

Una vulneración de derechos también se puede presentar si el signo a registrar afecta la identidad o el prestigio de una persona natural o jurídica, o infringe un derecho de propiedad industrial o derecho de autor.

Características para determinar la registrabilidad de una marca

El Consejo de Estado en Sentencia del Expediente 11001-03-24-000-2010-00267-00 del 14 de abril del 2016 trajo a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a partir de lo cual se puede concluir que para determinar si el registro de una marca ocasiona confusión alguna frente a otra es necesario examinar la totalidad de los elementos que la conforman; es decir analizarla plenamente y no a través de una desfragmentación de sus características y composiciones que puedan desvirtuar su unidad. Para lograr esto, el Tribunal de Justicia señaló 3 aspectos clave al momento de realizar dicho análisis.

1. Método de cotejo sucesivo: el estudio de dos marcas en posible confusión se debe realizar de manera sucesiva y no simultánea.
2. Se analizan semejanzas y no diferencias: dado que los elementos de similitud se desprenden de las semejanzas y no de las diferencias, los elementos a analizar son aquellos que puedan crear confusión por su parecido.
3. Perspectiva del consumidor: en todo caso, el análisis se debe realizar desde la perspectiva del consumidor y cómo una confusión marcaria puede afectar su respuesta frente al producto o servicio identificado por esta.

Para tener en cuenta

Las protecciones que se otorgan frente al uso de una marca únicamente aplican cuando estas han sido objeto de registro. Por lo tanto, hasta que el titular no realice el procedimiento, cualquier otro tercero puede hacer uso, explotar e inclusive registrar dicha marca a nombre propio. Es por esto que resulta sumamente importante que todo comerciante realice el respectivo registro de manera oportuna, no solo por lo anteriormente señalado, sino también para prevenir el empleo de una marca registrada por otro, lo cual le puede ocasionar tanto conflictos legales como económicos por lo invertido en todo lo que haya fijado la marca empleada.

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