Concepto 10062052 de 07-07-2010

Superintendencia de Industria y Comercio
Concepto 10062052
07-07-2010

Estimado(a) Señora:

Damos respuesta a la comunicación por usted radicada en esta entidad bajo el número que se cita en el asunto, en la que consulta sobre el procedimiento para la oposición del registro de una marca ya registrada en Colombia.

Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que sólo en cada caso particular y concreto, previo estudio de registrabilidad, podrá esta Superintendencia determinar si un signo es registrable o no como marca.

Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el asunto por usted planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

Signos distintivos

1. Adquisición del derecho sobre la marca

El registro de la marca otorga a su titular un derecho exclusivo al uso de la misma, en este sentido, el registro es constitutivo de derecho, ya que sin éste no nace a la vida jurídica el derecho de propiedad industrial sobre el signo distintivo. En efecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que "el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente ."

2. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

Ahora bien, de conformidad con el artículo 273 de la misma Decisión, se entiende por Oficina Nacional Competente \"al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad industrial\".

Por su parte, conforme a Io señalado en el artículo 2 del Decreto 2153 de 1992, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio entre otras funciones, \"Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.\" Así mismo, de acuerdo con el artículo 15 del decreto citado, corresponde a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras funciones \"Tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas".

Así las cosas, en asuntos marcarios, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, de forma privativa, conceder o negar registros de marcas previo análisis de registrabilidad realizado de acuerdo con lo previsto en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Análisis de registrabilidad de las marcas

Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta el respectivo examen de registrabilidad del signo solicitado para determinar si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo esta incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad supranacional.

En efecto, de una parte, la Decisión 486, en su artículo 134, establece los requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue:

"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

"Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

"a) las palabras o combinación de palabras;
"b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
"c) los sonidos y los olores;
"d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; "e) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
"g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores." (Negrilla fuera de texto)

De otra parte, la Decisión 486 citada señala, en su artículo 135, las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
"b) carezcan de distintividad;
"c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
"d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
"e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

"f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
"g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
"h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
"i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
"j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
"k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
"I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
"m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
"n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
"p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

"No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."

A su vez, la misma decisión, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros, como sigue:

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
"b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
"c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
"d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
"e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
"f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
"g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
"h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, se advierte que en el evento que un signo cuyo registro se ha solicitado
genere riesgo de confusión o asociación, en los términos señalados en la norma arriba transcrita, no puede registrarse como marca, de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio debe negar la respectiva solicitud.

4. Oposiciones

El artículo 146 de la Decisión 486 establece que "Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (…)”

Conforme con lo anterior, la persona que tenga interés en presentar oposición, a efectos de desvirtuar el registro de la marca solicitada, deberá acreditar la legitimidad de dicho interés y presentar oposición dentro del plazo legalmente establecido para tal fin, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 486 y demás normas concordantes. De no hacerlo, no podrá reivindicar su derecho dentro del trámite de la solicitud.

En este orden de ideas resta señalar que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, 23 edición, la palabra broxol no tiene un significado en el idioma castellano, esto sin perjuicio de que en otros idiomas o en alguna ciencia o técnica lo tenga
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Doctrina, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

MARIA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO
Jefe Oficina Asesora Jurídica