Sentencia 57-01 de 22-05-2008

CONSEJO DE ESTADO
SENTENCIA 57-01
22-05-2008

Consejero Ponente: Doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo del dos mil ocho (2008)
Radicación núm.: 11001 0324 000 2003 00057 01
Actor: CHAUVIN OPSIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio por negarle el registro de la marca COATEL.

I.- LA DEMANDA

La sociedad CHAUVIN OPSIA, mediante apoderado, solicita a la Sala, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A. y proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones

Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución núm. 09949 de 22 de marzo de 2002, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual le negó el registro de la marca “COATEL” solicitada por la actora para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución núm. 19930 de 27 de junio del 2002 de la misma funcionaria, por la cual confirma la anterior al resolver el recurso de reposición interpuesta contra la misma.

Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución Núm. 30495 de 20 de septiembre de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada entidad, con la que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la primera, en el sentido de confirmarla.

Cuarta.- Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgar el registro de la marca COATEL, para distinguir preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias PARA USO OFTALMICO, preparaciones químicas PARA USO MEDICO Y QUIRURGICO, inclusive solución viscosoelástica para CIRUGIAS OFTALMICAS, productos de la clase 5 internacional, a favor de la sociedad CHAUVIN OPSIA, domiciliada en Labege, Francia.

Quinta.- Ordenar la publicación de la sentencia que decida este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2. Los hechos

2.1. El 3 de julio de 1999 la sociedad en mención solicitó ante la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “COATEL” para distinguir “preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias para uso oftálmico, preparaciones químicas para uso medico y quirúrgico, inclusive solución vicosoelástica para cirugías oftálmicas”, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 98-37621.

2.2. El 27 de junio de 1998 el extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 467, y dentro del término legal no se presentaron observaciones a la solicitud.

2.3. El 22 de marzo de 2002, mediante la Resolución núm. 09949 la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado por la actora, por haber encontrado en sus archivos con solicitud de registro anterior la marca KOATE, nominativa, para distinguir la misma clase de productos, de propiedad de BAYER CORPORATION; decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, decididos mediante las resoluciones núms. 19930 del 27 de junio y 30495 de 20 de septiembre, ambas del 2002, respectivamente, y en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

3.- Normas violadas y concepto de su violación

La demandante invoca como violados los artículos 134, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto la marca solicitada cumple con los presupuestos señalados en el primero, al ser novedosa y tener fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse, en particular del signo KOATE, pues se trata de dos signos abiertamente diferentes, que responden a sonidos diferentes, y al leerse la expresión COATEL no genera sensación de semejanza ni identidad de sonido. La “L” adicional le da una entonación diferente, especialmente en su final, y hace que su pronunciación se efectúe en dos tiempos por sus dos vocablos, mientras que la marca KOATE se pronuncia en un solo tiempo.

En su aspecto gráfico tampoco existe riesgo de confusión, ya que los signos son desiguales, en donde la letra “K” marca la diferencia, al ser notoria frente a la letra “C”, a lo que se agrega la adición de la letra “L” en la marca COATEL.

Conceptualmente también son diferentes, por cuanto KOATE es una marca de fantasía y sin significado, que se aproxima al adjetivo mejicano CUATE. COATEL es igualmente un signo fantástico, sin traducción alguna, pero la terminación TEL la aleja de cualquier confusión conceptual con la marca KOATE.

En el aspecto ortográfico también presentan diferencias por las letras K y C en una y otra, y la adición de la letra L en COATEL.

De igual forma, en relación con los productos, ya que KOATE se limita a distinguir solo productos para la hemofilia, según puede apreciarse en la página de Internet, que el memorialista transcribe seguidamente.

La violación del artículo 150 la sustenta en que la entidad demandada erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo COATEL, pues como marca no está incurso en causal de irregistrabilidad alguna.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta la defensa del acto acusado en que actuó con competencia y con sujeción a las normas comunitarias y reglamentarias del caso, pues la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de la norma invocada por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre la solicitud marcaria; y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, y por lo tanto los actos acusados no son nulos.

Que de conformidad con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, ahora artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, contrario a lo afirmado por la demandante, las marcas “COATEL” (solicitada) y “KOATE” fueron analizadas en conjunto, en forma sucesiva y no simultánea, obteniendo como resultado la ausencia de rasgos o características suficientes que permitan su clara diferenciación o distintividad en el público consumidor.

Adicionalmente resalta que las marcas en conflicto pertenecen a productos de la clase 5 (productos farmacéuticos), lo que implica que se trata de productos que utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y de publicidad, lo cual genera una conexión competitiva entre los productos que pretenden proteger.

Advierte que no existen registros marcarios con alcance internacional, de allí que el hecho de que una marca esté registrada en otros países no obsta para que la oficina competente deba efectuar el examen de registrabilidad de las marcas para cada caso específico.

2.- BAYER CORPORATION, sociedad propietaria de la marca registrada KOATE y tercera interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y guardó silencio en esta oportunidad procesal.

III.- PRUEBAS

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1.- La parte actora reitera los argumentos expuestos en la sustentación de los cargos formulados en la demanda, e insiste en las pretensiones de la misma.

2.- La entidad demandada retomó sus argumentos de defensa del acto ya reseñados, con énfasis en lo que a su juicio genera falta de distintividad de la marca COATEL frente a la marca KOATE, cuyo registro fue solicitado con antelación a la solicitud de registro de la primera.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 233).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL

En la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de las normas de dicha Comunidad invocadas en los cargos, proferida bajo la radicación PROCESO No. 146- IP – 2006, fechada 27 de octubre de 2006, se precisa que la solicitud de registro del signo COATEL se hizo bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto es la que se le debe aplicar al sub lite en cuanto hace a los requisitos para el registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad, y al respecto concluye:

“SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de la posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

“TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o anteriormente solicitada para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“CUARTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

“QUINTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Sexto: En el procedimiento de registro de un signo como marca, la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.”

VII.- DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo

Consiste en establecer si se da o no confundibilidad de la marca COATEL con la marca KOATE solicitada con anterioridad a la solicitud de registro de aquélla, ambas para distinguir productos de la clase 5ª, y la irregistrabilidad de la primera para distinguir productos de la misma clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de esa confundibilidad e imposibilidad de coexistir en el mercado por las razones aducidas en el acto administrativo acusado.

2. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación

2.1. La Sala, siguiendo la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente se utilizan elementos o palabras – sufijos o prefijos – que según se dice en el numeral sexto de las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son de uso común o generalizado, que no deben entrar en la comparación, por no ser susceptible de apropiación por alguien en particular, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

En este caso, se observa que las denominaciones enfrentadas tienen fonéticamente en común la expresión COATE, toda vez que KOATE se pronuncia COATE, pues la letra o grafema K suena C, es decir, viene a corresponder al fonema C.

Esa expresión no es genérica, evocativa y relacionada con la materia farmacéutica, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de la clase 5ª, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, de allí que no se subsuma en la regla antes reseñada, es decir, que no puede sustraerse de la comparación de los signos enfrentados, por lo tanto deben confrontarse ambos signos en su integridad.

En ese orden, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traída al plenario señala el imperativo rigor con que debe hacerse el examen comparativo de dos signos marcarios que distingan o se encaminen a distinguir productos farmacéuticos.

2.2. En esas circunstancias, se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada.

La globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual.

De manera puntual, las aludidas reglas son las siguientes:

– La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro.

– Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

– Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

– Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En campo fonético se deben observar de manera especial las siguientes:

– Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor.

– Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

– Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

2. 3. A la luz de tales reglas, se observa una marcada semejanza entre COATEL y KOATE, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, como quiera que tienen el mismo número de sílabas, con escritura idéntica en su mayor parte; las silabas iniciales son fonéticamente iguales (COA y KOA, pues “ko” suena como “co”); contienen el mismo número de vocales, las cuales son similares y están ubicadas en la misma posición, es decir, son coincidentes ( O – A – E: C O A T E L K O A T E ), sin que la letra “L” de COATEL marque una diferencia significativa entre ambos conjuntos.

En cuanto a la vocal tónica no hay lugar a encuadrarlas en alguna de las reglas atinentes a la comparación fonética, por tratarse de dos vocablos que no corresponden al idioma Castellano ni a alguno otro del cual se pueda decir que sean de significado conocido en determinados sectores de la población.

Por esas circunstancias, serían marcas caprichosas o de fantasía, de cuya pronunciación no se puede predicar regla alguna, de modo que la misma estará sujeta o dependerá de quien las vocalice. No existe, entonces, punto de comparación en este aspecto del campo fonético o auditivo, esto es, el de la sílaba tónica.

Sin embargo, las similitudes que presentan en los campos gráfico, gramatical u ortográfico y fonético, son suficientes para establecer que hay riesgo de confusión entre esos signos de llegar a convertirse en marcas, puesto que como conjunto de letras, al ser pronunciadas son percibidos por el consumidor de un modo semejante, dado lo coincidente de su respectiva escritura y la identidad de la mayor parte de los elementos anotados, de tal forma que la Sala encuentra que se da un riesgo tal de confusión entre ellas que hace irregistrable la marca COATEL, por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a), de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De ello se desprende que a ese signo le falta el requisito de la distintividad para ser registrado como marca, comentado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada a este proceso como posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros, pues por su alto grado de similitud con la marca opositora y solicitada con anterior a ella, carece de esa posibilidad, ya que generaría confusión directa con los productos ofrecidos bajo el amparo de esta última al poder inducir al consumidor al error de adquirir los productos distinguidos por aquélla bajo la creencia de estar adquiriendo los identificados por la otra, o viceversa.

Existe, entonces, semejanza gráfica y ortográfica entre ambos signos, amén de la semejanza de los productos que buscan distinguir y la consiguiente conexidad entre los mismos por razones de los canales de distribución, publicidad, etc., siendo evidente que se cumplen las reglas de la comparación auditiva que denotan confusión y distinguen productos de la misma clase.

Dado el rigor con que se debe abordar el examen de marcas farmacéuticas, según lo tiene señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la luz de la cual se ha de tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, para la Sala, el riesgo de confusión que se aprecia entre ambas marcas hace irregistrable en Colombia la marca COATEL para productos de la clase 5ª.

5. Conclusión

Así las cosas, el resultado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, presentan semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto, emerge sin dificultad alguna que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica.

En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de la marca COATEL se ajusta a los artículos 81 y 83 literal a, de la Decisión de 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual los cargos no tienen vocación de prosperar y las pretensiones de la demanda se han de negar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

NIEGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la actora contra la Resolución núm. 09949 de 22 de marzo de 2002, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual le negó el registro de la marca “COATEL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y sus confirmatorias 19930 de 27 de junio del 2002 y 30495 de 20 de septiembre de 2002.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día de 22 de mayo del año 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARTHA SOFIA SANZ TOBON
Ausente con excusa