Concepto 220-153582 de 20-12-2010

Superintendencia de Sociedades 
Concepto 220-153582
20-12-2010

Asunto: Actividad permanente – Artículo 474 del Código de Comercio. Licenciamiento de una marca o patente como actividad permanente.

Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 2010-01-321951, por medio de la cual plantea la siguiente consulta:

“1. De conformidad con el artículo 543, parágrafo 2 del Código de Comercio, el solo hecho de que un  extranjero solicite y obtenga en Colombia patentes o registros de marcas (en  concordancia con el artículo 597 de la misma codificación) no implica que tal solicitante extranjero tenga negocios de carácter  permanente en el país.

a. Si el titular extranjero de una marca registrada en Colombia, o de una patente otorgada en el país, ha estado licenciando por un término aproximado de dos años y medio, o incluso por un tiempo mayor, el  derecho al uso de dicha marca o patente a un licenciatario para que la explote comercialmente en el país ¿constituye tal licenciamiento el emprendimiento de un negocio permanente en el país?

b. ¿Cuál es un término aproximado de licenciamiento de una marca registrada o de una patente otorgada en Colombia, que permitiría calificar tal licenciamiento como actividad o negocio permanente en el país?.

c. Considerando que el titular de una marca o patente tiene la obligación de usarlas directamente o a través de persona autorizada (Decisión 486, art. 59 y 165), ¿Para calificar el licenciamiento de uso de una marca o patente o derecho de propiedad industrial como actividad permanente en el país, incide en algún grado el hecho de que el licenciamiento sea gratuito, o basta que el licenciamiento use o explote comercialmente, en beneficio del licenciante, el derecho de propiedad industrial licenciado?

d. Teniendo en cuenta que los registros de marcas y otorgamientos de privilegios de patente se confieren por el Estado colombiano a través de resoluciones o actos administrativos de “concesión”, ¿constituye el licenciamiento de uso de marcas registradas o patentes otorgadas en Colombia la explotación de una “concesión” de derechos de propiedad industrial, a la luz del artículo 474 numeral 5 del Código de Comercio, y clasificarse tal licenciamiento como una actividad permanente en el país?”:

Sobre el particular, es pertinente anotarle que la Superintendencia de Sociedades emite sus pronunciamientos de manera general y en abstracto sobre temas de su competencia, los cuales tienen los efectos descritos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. Igualmente, como lo ha afirmado esta entidad en diversos pronunciamientos, en relación con el artículo 26 del Código Civil, también los particulares deben hacer el mismo ejercicio, cuando se trate de sus intereses. La norma en mención dispone lo siguiente: “Los jueces y los funcionarios públicos, en aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a los hechos e intereses peculiares.”..

Anotado lo anterior, en relación con las inquietudes planteadas, debemos realizar algunas precisiones, en aras de fijar nuestro concepto sobre lo consultado:

Tenemos como la legislación mercantil en el Título VIII del Libro Segundo, consagra la obligación que tiene una sociedad extranjera de abrir en el territorio nacional una sucursal, si la matriz va a emprender negocios en el país que tienen carácter permanente (Artículo 471 ibídem.) y el artículo 474 de la misma obra, nos hace una enumeración de actividades todas distintas que implican en un momento determinado una “actividad permanente”, señalando lo siguiente:

“Se tienen por actividades permanentes para efectos del artículo 471, las siguientes:

1. Abrir dentro del territorio de la república establecimientos mercantiles u oficinas de negocios aunque estas solamente tengan un carácter técnico o de asesoría.

2. Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios.

3. Participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro privado.

4. Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios.

5. Obtener del Estado colombiano una concesión o que esta le hubiere sido cedida a cualquier título, o que en alguna forma participe en la explotación de la misma, y

6. El funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas, gerencia o administración en el territorio nacional". 

Vemos como la norma citada, no define expresamente bajo ningún punto de vista, qué es “actividad permanente” y es por ello indudablemente que para determinar la posible ocurrencia del hecho de la permanencia, es vital proceder a examinar cada caso en concreto y ver si la actividad u operación que se va a adelantar, implica una “actividad permanente”, que podría marcar el camino ineludible de seguir, cual es el de abrir una sucursal en el territorio nacional.

Esta entidad ha considerado desde hace ya varios años, de manera convencida, que frente a lo que se entiende como “actividad permanente”, conforme la enumeración que señala el mencionado artículo 474, que esta norma legal no pude aplicarse de manera estricta, literal, ajustada a las palabras allí plasmadas, mas aún cuando dicha norma fue concebida desde hace ya casi cuarenta años, cuando fue expedido el actual Código de Comercio y la evolución de las actividades, la tecnología, etc,,indudablemente nos ha señalado cambios sorprendentes no sólo en la actividad empresarial sino en todos los campos.

Es por lo tanto necesario mirar cada caso en particular, cómo se adelanta la actividad, su duración, aunque en este punto la ley no consagró término alguno que nos indicara cuándo la actividad se convierte en permanente.

Revisadas las palabras que dan el significado a los términos “actividad” y “permanencia”, encontramos que la primera, es un conjunto de trabajos propios de una persona, conjunto de operaciones y la segunda, nos indica que hay una estabilidad en la actividad que se desarrolla, permanencia, persistencia en algo que se está efectuando y es por esto que debe revisarse con juicio si la actividad que se adelanta reúne todos esos ingredientes.

Sobre las normas legales atinentes al caso que nos ocupa en esta oportunidad, la superintendencia en comunicación dirigida a un peticionario, manifestó que “no existe un tiempo exacto de duración para determinar la permanencia, la cual está supeditada por ejemplo a la infraestructura que en un momento determinado despliegue la sociedad extranjera en el país, así como la naturaleza del servicio a prestar, circunstancias que deberán ser tenidas en cuenta por usted, pues los elementos de juicio que suministra no resultan suficientes para determinar si hay lugar a establecer una sucursal pues la sola celebración del contrato no comporta necesariamente la condición de permanente”.

Es claro que el tema tratado es amplio, donde la verdad plena no puede estar consolidada, pero en términos generales, es nítido que en cada caso deben entrarse a considerar, se insiste, diversas circunstancias particularmente quienes y en qué condiciones son los llamados a ello son precisamente lo que están involucrados en el negocio, en el o en los contratos celebrados.

Conforme lo expuesto, ubicados en el escenario propicio, entramos a emitir un concepto en términos generales sobre sus inquietudes, dirigiendo nuestro criterio hacia el licenciamiento de MARCA y PATENTE por parte de una persona extranjera, como actividad permanente o no, que redundaría a la incorporación de sucursal, asunto éste de competencia de la Superintendencia de Sociedades.
En el orden propuesto en su comunicación, veamos lo siguiente:

a. Si el titular extranjero de una marca registrada en Colombia, o de una patente   otorgada en el país, ha estado licenciando por un término aproximado de dos años y medio, o incluso por un tiempo mayor, el derecho al uso de dicha marca o patente a un licenciatario para que la explote comercialmente en el país ¿constituye tal licenciamiento el emprendimiento de un negocio permanente en el país?

R/ En este punto es necesario determinar la forma como está concebido el contrato por medio del cual se otorga la concesión, el papel tanto del que ha estado licenciando como del licenciatario (concesionario).

Consideramos que si una persona extranjera, fuera del territorio nacional, titular de una patente o marca determinada, protegida por el Estado colombiano, entrega la misma para su explotación, uso comercial a una o varias personas, es nítido que dicho licenciamiento no constituye el emprendimiento de una actividad permanente en el país.

Lo que constituiría actividad permanente sería la explotación de la patente o el uso directamente por el titular del derecho de propiedad industrial. Esta afirmación deriva de las connotaciones propias de los derechos mencionados previstas en la Decisión 486 de la CAN. En ella se establece los derechos que confiere la patente o el registro de la marca, pero en todo caso precisa que el uso o explotación puede darse a través de contratos debidamente registrados. La persona natural o jurídica debidamente autorizada para la comercialización de los productos o de la marca protegidos, es quien realiza la actividad comercial; el contrato de licencia no constituye per se una actividad permanente que deba implicar la incorporación de una sucursal por parte del licenciante o titular del intangible.

Por el contrario, si la persona extranjera que ha estado licenciando, realiza en el país actividades de comercialización para posicionar su marca, y en procura de ello desarrollo una logística tendiente a obtener clientela en el país, futuros licenciatarios, no hay duda alguna que tal actividad conlleva a la permanencia que estamos estudiando, por tratarse del ejercicio de su objeto social en Colombia.

b. ¿Cuál es un término aproximado de licenciamiento de una marca registrada o de una patente otorgada en Colombia, que permitiría calificar tal licenciamiento como actividad o negocio permanente en el país?.

R/ A juicio de esta entidad la firma de contratos de licencia o de uso de patentes o marcas no es considerada una actividad permanente. Sumado a lo anteriormente expuesto, los nacionales interesados en explotar o usar un intangible de los que han venido siendo mencionados, pueden firmar contratos de importación de tecnología con el titular, persona natural o jurídica domiciliada en el exterior, sin que implique la obligación de incorporar sucursal, por parte de aquéllos, en el territorio nacional para la suscripción y pago de las prestaciones derivadas del licenciamiento.

c. Considerando que el titular de una marca o patente tiene la obligación de usarlas directamente o a través de persona autorizada (Decisión 486, art. 59 y 165), ¿Para calificar el licenciamiento de uso de una marca o patente o derecho de propiedad industrial como actividad permanente en el país, incide en algún grado el hecho de que el licenciamiento sea gratuito, o basta que el licenciamiento use o explote comercialmente, en beneficio del licenciante, el derecho de propiedad industrial licenciado?

R/ Se reitera que el licenciamiento de marca o patente, per se no constituye una actividad permanente, razón por la cual esta afirmación es transversal al hecho de ser gratuito u oneroso el acuerdo que permite a un tercero explotar o usar la patente o la marca.

d. Teniendo en cuenta que los registros de marcas y otorgamientos de privilegios de patente se confieren por el Estado colombiano a través de resoluciones o actos administrativos de “concesión”, ¿constituye el licenciamiento de uso de marcas registradas o patentes otorgadas en Colombia la explotación de una “concesión” de derechos de propiedad industrial, a la luz del artículo 474 numeral 5 del Código de Comercio, y clasificarse tal licenciamiento como una actividad permanente en el país?”:

R/ A la luz de lo consagrado en el numeral 5 del artículo 474 ídem., y siendo consecuentes con los términos de la consulta que nos ocupa, consideramos que lo señalado en el numeral 5 referido, guarda relación exclusivamente con eventos en que el gobierno nacional celebra un contrato, sobre un bien del Estado, con una empresa pública o un particular, en donde les otorga la gestión y la explotación de un bien público.

Cuando se trata de la concesión del registro de una marca o de la concesión de una patente, el Estado no actúa como titular del intangible sino que otorga a quien lo ha solicitado el privilegio a asegurar, en el territorio nacional, la protección de los derechos de uso y explotación que le confiere su invención. El Estado se obliga con el titular a proteger sus derechos frente a usos no autorizados.

 En los anteriores términos se ha dado contestación a su consulta, no sin antes anotarle que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, en desarrollo del cual la entidad ha emitido diversos conceptos que por su evidente interés en temas jurídicos, le será útil consultar en nuestra página WEB.