Concepto 9093051 de 30-09-2009

Superintendencia de Industria y Comercio
Concepto 9093051
30-09-2009

Asunto: Radicación 09093051
Trámite 113
Actuación 330
Folios 005

En atención a la comunicación por usted radicada en esta entidad bajo el número que se cita en el asunto, en la que consulta sobre "la pertinencia o no de realizar Registro Inicial de Vehículos Motocicletas importadas marca BAJAJ, KAWASAKI Y KYMO".Le manifestamos que esta entidad no es competente para suministrar la información por usted solicitada, considerando que lo relativo al Registro Inicial de Vehículos es competencia de los organismos de tránsito y transporte.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que en el documento anexo a su oficio se hace mención de      la posible violación del derecho exclusivo de marcas, consideramos pertinente suministrarle información al respecto, bajo el entendido de que este asunto es el que dio lugar a su consulta.

En primer lugar, vale decir que los derechos de la propiedad industrial, por su naturaleza, tienen una regulación especial la cual se encuentra contemplada en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y es así como la norma en mención, en su título VI, de las Marcas, Capitulo primero, Artículo 154 señala:

"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.’"

Es así como la marca es un signo distintivo cuya titularidad se adquiere por el registro de la misma ante la oficina nacional competente -Superintendencia de Industria y Comercio-. Lo anterior, por cuanto Colombia y los demás países miembros de la Comunidad Andina acogieron el sistema atributivo en materia de marcas, en virtud del cual solo el registro confiere a su titular los derechos exclusivos de uso sobre este signo distintivo.

En ese sentido, el artículo 155 de la norma citada señala que "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento los siguientes actos:

"a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca."(…)

"b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca…(…)

"c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca…(…)"

"d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (…)"

"e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una notoriamente conocida respecto de cualquiera productos o servicios …(…).

"f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines

De conformidad con la normatividad indicada, el titular del registro marcario puede solicitar a cualquier persona abstenerse de utilizar el signo similarmente confundible al suyo, y en este sentido lo faculta para iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes en busca de la protección del mismo, previstas en los artículos 238 y 267 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, el titular de un registro marcario, en principio, se encuentra legitimado para entablar las acciones por infracción de derechos pertinentes contra cualquier persona que infrinja su derecho sobre la marca registrada, dado que la legitimidad para interponer tales acciones se deriva del registro concedido por la oficina nacional competente.

En este orden se tiene que la facultad para efectos de ejercer una acción por infracción de derechos marcarios se encuentra en cabeza del respectivo titular del registro. No obstante, es procedente aclarar que en el evento de que un licenciatario tenga conocimiento de la utilización de signo por parte de un tercero este deberá informar a su titular, con el fin de que se presenten las acciones correspondientes.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 157 de la Decisión 486, según el cual "…EI registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos." (Negrilla fuera de texto)

A su vez el artículo 158 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, establece que "El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro…"

Finalmente, en caso que se presente una vulneración a los derechos de Propiedad Industrial, como las marcas, la ley ha previsto algunas acciones que pueden ser ejercidas por el legítimo titular, en el evento en que se vea afectado en su derecho por un tercero no autorizado para usar la marca en el mercado.

Así, tenemos que la Decisión 486 establece en su artículo 238 que "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. Por tanto, para hacer efectivas las diferentes acciones encaminadas a proteger al titular de una marca registrada, habrá que recurrir a la autoridad respectiva.

A continuación indicaremos cuáles son las acciones legales para la protección de los derechos de propiedad industrial:

1. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial

Al tenor del artículo 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el titular de un derecho de propiedad industrial puede entablar acción ante las autoridades competentes (en el caso colombiano, será ante las autoridades jurisdiccionales) contra cualquier persona que infrinja su derecho o contra quién ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

2. Acciones penales

Así mismo, es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal se tipifica el delito de Usurpación de Marcas y Patentes estableciendo que "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior".

3. Acciones por competencia desleal

Finalmente, se pueden ejercer las acciones derivadas de la competencia desleal consagradas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, esto es, la acción declarativa, de condena y la acción preventiva o de prohibición.

En cuanto a la competencia para conocer de estas acciones, ésta se encuentra radicada en los jueces especializados en derecho comercial en los lugares en donde éstos se hayan creado y, donde estos no existan, en los jueces civiles del circuito. También la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene facultades jurisdiccionales para conocer de los asuntos de competencia desleal, según lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 446 de 1998.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información, sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña de doctrina, encontrará todos los conceptos de esta Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y concepto.

Atentamente,

María Claudia Caviedes Mejía
Profesional Universitario con asignación de funciones de la Oficina Asesora Jurídica.